仅起诉销售商时如何判定商标侵权—浅析“優瑪”案

2007年6月28日，王某经转让获得了第984057号注册商标的专用权，该商标由“優瑪”、“U．MA”文字及方形外框、环形箭头等图形组成(以下简称“優瑪U．MA”图文组合商标，其中除方形外框外的环形箭头等图形以下简称箭头图形)，该商标核定使用商品为第17类汽车隔热纸、大楼隔热纸等。此后，王某在商标许可使用授权书中称，“将第984057号‘优玛U．MA’图文组合商标授权于广州佳尼士公司全权使用，授权有效期截止于2015年4月20日”。

2007年11月29日，王某发现被告北京龙祥华夏商贸有限公司(以下简称龙祥华夏公司)未经许可在其销售的汽车防爆膜产品上使用了“优玛U．MA”商标，并在相关宣传资料上将“优玛U．MA”商标作为该公司的品牌加以宣传，遂以“江苏泰州名车之旅”的名义从龙祥华夏公司处购买了防爆膜产品。此后，王某向法院提交了外包装上标注有“优玛U．MA汽车防爆膜”等字样的涉嫌侵权产品。王某同时还向法院提供了广州佳尼士公司生产的防爆膜产品，在这些产品的外包装上，均标注有“U．MA”文字商标、“U．MA文字与箭头图形组合商标、“優瑪U．MA”图文组合商标。

2008年初，王某将龙祥华夏公司诉至北京市第二中级人民法院，称被告龙祥华夏公司未经许可在其销售的汽车防爆膜产品上使用了“优玛U．MA”商标，并在宣传广告上将“优玛U．MA”商标作为该公司的品牌加以宣传，上述行为侵犯了原告享有的商标权，给原告造成了经济损失，并请求判令龙祥华夏公司停止侵权行为，赔偿原告经济损失50万元。

龙祥华夏公司则表示，自2007年9月至11月，其自北京佳尼士贸易有限公司(以下简称北京佳尼士公司)处购进涉案被控侵权防爆膜产品共4卷。为证明产品来源，龙祥华夏公司出具了被控侵权防爆膜产品的进货发票、北京佳尼士公司的营业执照副本复印件，并出具了北京佳尼士公司提供的《商标使用许可授权书》复印件。上述授权书称，广州佳尼士公司将在美国注册的第2793683号“优玛U．MA”之商标授权于北京佳尼士公司全权使用，代理期间对一切侵害商标之行为享有代表本公司之一切法律权益。授权有效期限2008年12月31日止。据悉，北京佳尼士公司系广州佳尼士公司的子公司。

王某对上述授权书的真实性予以确认，不过其表示，广州佳尼士公司已于2007年7月取消了对北京佳尼士公司的商标使用许可授权，并自2007年8月1日起停止向北京佳尼士公司供货。

法院审理

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第(一)项、第(七)项、《中华人民共和国商标法》第五十二条第(五)项、第五十六条的规定作出判决：一、龙祥华夏公司自该判决生效之日起，在经营过程中停止将“优玛U．MA”作为其“旗下品牌”予以宣传的涉案侵权行为；二、龙祥华夏公司自该判决生效之日起10日内，赔偿王某经济损失2000元；三、驳回王某的其他诉讼请求。判决作出后，双方均未提起上诉。

评析

(一)在涉案汽车防爆膜产品上使用“优玛U．MA”、“U．MA”标识的行为是否经过了商标注册人的许可

在司法实践中有很多案件，权利人没有起诉侵权产品的制造者，而是选择直接起诉侵权产品的销售者，甚至是零售者。从法理上讲，侵权产品的制造者和销售者各自独立实施了不同的侵权行为，其应分别按照相关的法律规定承担各自的侵权责任。因此，在一般情况下，侵权产品的制造者和销售者并非侵权案件的必要共同被告，权利人在行使诉权时，可以选择将二者作为共同被告起诉，也可以选择单独起诉其中之一。

但是从司法实践的角度讲，作为侵权产品的制造者，在侵权抗辩事由的提出方面，具有产品销售者无法相比的能力和积极性，而作为产品的销售者或者零售商，其一般只关注于产品合法来源的问题，对于侵权比对和其他侵权抗辩事由的提出，大都采取较为消极的态度。从这个意义上讲，当产品的制造者作为案件的当事人之一时，人民法院才更能够查清案件事实，从而更准确地判断侵权是否成立。

例如，在一起侵犯商标权纠纷案件中，如果权利人仅仅起诉销售者，那么很可能因为销售者并不知悉，或者没有能够取得制造者获得商标使用合法授权的证据，从而导致人民法院错误地认定该商品为侵犯商标权的商品。因此，人民法院在审理这类案件时，应充分注意到这些情况，避免做出错误的侵权认定，必要时，可以通过“现有证据不足以确认侵权行为成立”为由，先行驳回权利人的诉讼请求，从而迫使权利人将对侵权认定产生关键影响的当事人加入到诉讼之中来。

上述案件中，可以确认龙祥华夏公司销售的涉案汽车防爆膜产品与王某提供的广州佳尼士公司生产的汽车防爆膜产品存在差异，但龙祥华夏公司向法院出具了北京佳尼士公司提供的《商标使用许可授权书》复印件，王某对该证据材料的真实性亦予以确认。根据该授权书记载的内容，广州佳尼士公司授权北京佳尼士公司全权使用“优玛  U.MA”商标，虽然上述授权书存在以下瑕疵：该授权书载明的商标系美国商标，根据王某当庭的陈述，王某享有的美国商标与该授权书中的“优玛 U.MA”存在出入。但考虑到本案中王某授权广州佳尼士公司使用涉案“優瑪U．MA”图文组合商标的授权书中，亦使用了“优玛U．MA”的不规范写法，同时，考虑到王某与广州佳尼士公司的商标使用许可授权关系、广州佳尼士公司与北京佳尼士公司的母子公司关系等因素，在广州佳尼士公司、北京佳尼士公司均不是本案当事人的情况下，法院依据王某在本案提供的现有证据，无法判定龙祥华夏公司向法院出具的北京佳尼士公司提供的《商标使用许可授权书》的效力，亦无法判定龙祥华夏公司销售的标注有“优玛U．MA”、“U．MA”标识的汽车防爆膜产品是侵犯王某“優瑪u．MA”图文组合商标专用权的商品。综上，王某提出龙祥华夏公司销售了侵犯其商标权的汽车防爆膜产品，应承担相应侵权责任的诉讼主张，依据不足，法院不予支持。

(二)被告涉案宣传行为是否构成侵权的问题

龙祥华夏公司作为涉案防爆膜产品的销售者，可以在经营过程中向公众介绍其销售产品的商标等信息，但不应在使用商标时，令消费者对于该商标的权利人与该产品的销售者之间产生混淆或误解。龙祥华夏公司在有关宣传中，将与王某拥有商标权的“優瑪U．MA”图文组合商标相近似的“优玛U．MA”商标作为其“旗下品牌”予以宣传，该种使用商标的方式，易使消费者误认为龙祥华夏公司系“优玛U．MA”商标的专用权人，进而对“優瑪U．MA”图文组合商标的权利状况产生误解。因此，龙祥华夏公司的上述行为，给王某的涉案注册商标专用权造成了损害，可以认定为商标法第五十二条第(五)项所规定的行为，系侵犯王某享有的注册商标专用权的行为，因此应承担相应的侵权责任。

(作者系北京市第二中级人民法院民五庭法官)