唐伯飞与上海罗美洗手液有限公司专利许可使用合同纠纷案

上　海　市　第　二　中　级　人　民　法　院
民　事　判　决　书

(1998)沪二中知初字第68号

　　原告唐伯飞，男，1934年12月17日出生，汉族，住上海市志丹路33号404室
　　委托代理人唐颂平，女，1962年12月3日出生，汉族，住上海市志丹路33号404室。
　　委托代理人王惠香，上海市一平律师事务所律师。
　　被告上海罗美洗手液有限公司，住所地上海市沪太支路985号。
　　法定代表人顾我先，董事长。
　　委托代理人吴汉民，该公司生产部主任。
　　委托代理人林建华，上海市第一律师事务所律师。
　　原告唐伯飞诉被告上海罗美洗手液有限公司专利许可使用费纠纷一案，于1998年8月25日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于1999年3月31日第一次公开开庭进行了审理。原告唐伯飞及其委托代理人唐颂平、王惠香、被告的法定代表人顾我先及其委托代理人冯剑庆、林建华到庭参加诉讼。1999年6月23日，本院第二次公开开庭进行了审理。原告唐伯飞及其委托代理人唐颂平、王惠香、被告法定代表人顾我先及其委托代理人吴汉民、林建华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　原告诉称，原告发明的“一种洗手液及其制备方法”于1987年1月3日向中国专利局申请了发明专利。1989年6月7日被授予发明专利权，专利号为:87100025.3。现该专利仍在法定保护期内。1992年5月5日被告在签订沪台合资上海罗美洗手液有限公司合同的同时与原告签订了一份“关于罗美洗手液专利提成协议”。协议中明确约定:洗手液是唐伯飞的非职务发明，经其本人同意给被告生产销售。协议第一条和第三条还分别约定:被告同意原告从产品营业额中提成，提成比例为百分之八。提成比例按每月实际销售额计算。协议签订后，双方基本能按约履行各自的义务。1998年3月，被告无故免除原告在被告处总经理职务，原告只得被迫离开被告。此后，被告仍然使用原告的专利技术，却不再支付应付的专利许可费。尽管原告委托律师多次催讨，但被告无任何答复。据此，原告认为被告的行为已构成违约，且继续履行协议已成为不必要。故原告诉诸法院要求判令被告支付专利许可使用费人民币146252元、终止履行专利提成协议及由被告承担本案诉讼费。
　　1999年6月17日，原告提出增加诉讼请求，即要求被告支付专利提成费为人民币267061.18元。
　　被告辩称，1．由于原告违反了双方签订的专利许可协议，故被告已终止履行与原告所签的协议；2．原告称1998年3月被告无故免除其职，与事实不符。事实是:原告违反了合资公司董事会章程，故董事会决定免除其职务。1998年4月，原告写了辞职报告，被获准；3．被告未支付专利许可使用费，是因为原告违约在先，被告也发了通知给原告。故请求法院驳回原告的起诉。
　　本案经本院公开开庭审理，对当事人的陈述及提供的证据，经过举证、质证和辩论，本院作如下归纳:
　　一、本案当事人对下列事实无异议，本院予以确认。
　　1．原告于1987年1月3日，向中国专利局申请了名称为“一种洗手液及其制备方法”的发明专利，1989年6月7日获得授权。专利号为:87100025.3。
　　2．被告系1992年5月5日，由上海彭浦化剂厂和台湾公民顾建东合资成立的企业。
　　3．1995年6月7日，原告唐伯飞与其子唐瀚东合资成立了上海罗美供销实业有限公司(下称“罗美供销公司”)。经营范围是沥青、洗手液、清洗剂等，注册资本100万元。
　　4．1998年4月24日，原告唐伯飞与其妻子骆兰亭合资成立了上海蓝飞洗手液有限公司(下称“蓝飞公司”)。经营范围是:洗手液、清洗剂、劳防用品等，注册资本50万元。
　　5．原告唐伯飞于1992年8月在被告公司担任总经理职务，1998年4月，原告辞职离开了被告。
　　6．1998年5月14日，被告致函原告:原告违反了1992年5月5日原被告双方签订的专利提成协议，并要求原告停止在其他单位使用原告专利号的行为。
　　7．1998年5月28日、6月10日，原告两次委托其代理律师致函被告:原告自己投资的企业，使用原告的专利并未违反原被告双方订立的专利提成协议，并同时要求被告应按约支付专利提成费。
　　以上事实的相关证据是专利证书及相关附件、专利提成协议、合资合同、营业执照、信函、当事人的陈述笔录、庭审笔录等。
　　二、本案当事人对下列事实或对有关事实所产生的法律后果有争议，本院予以查明:
　　1．1992年5月5日，原告(甲方)与被告(乙方)签订了关于罗美洗手液专利提成协议。协议内容是:罗美洗手液是唐伯飞非职务发明，并经国家专利局批准专利，经其本人同意给甲方生产销售。协议第一条规定，甲方同意乙方从该产品营业额中提成，其提成比例为百分之八。有效期按国家有关专利政策规定；第二条规定，乙方在该产品专利有效期内，不得向外转让。为与其他单位联营合作，必须以公司名义进行。第三条规定，提成按每月实际销售额计算，币值按实际情况为准。凡属内销部分，则以人民币结算，凡属外销部分则按外币结算。对该份协议，被告认为，对协议的内容及协议中的顾我先和唐伯飞的分别签名无异议，但对原告提供的一份由被告单位盖章的协议有异议。原告认为，当时签订合同时被告单位确未盖章，后原告为保护自己的利益，要求被告补盖公章。
　　2．庭审中，被告认为，其与原告签订专利许可提成协议是独占许可。其提供的证据是:(1)1987年2月2日，上海彭浦化剂厂与原告唐伯飞等五名科技人员签订的技术开发及技术服务协议，其中罗美工人洗手液也作为一项技术投入到该厂，并规定提成为6%；(2)1992年5月4日，由被告根据录音整理的记录中谈到原告将专利从厂里转移到公司，专利不能和其他公司合作，也等于专利权卖给了公司。
　　原告认为，原告与被告签订的专利许可提成协议并未写明由被告独家生产、销售，故该协议应属排他许可协议。针对被告提供的1987年2月2日技术开发及技术服务协议，原告认为，该协议不能证明原告的专利是供被告独家生产、销售，且1992年的协议，已对该协议的有关内容作了变更。有关被告提供的录音证据问题，原告认为，对该份录音证据，原告事前并不知道，且录音内容与事实不符。即便该录音存在，也是在原被告双方订立协议前，并不能证明被告的观点。
　　3．庭审中，被告陈述，因原告单独成立了公司生产、销售与被告相同的专利产品，故被告从1998年5月始，已不再使用原告的专利方法。但其在产品外包装上一直使用原告的专利号至1999年3月止。同时，被告还提供了其认为与原告专利不同的产品配方。针对1998年5月始被告是否还使用原告的专利配方，被告认为，法院可采取鉴定方法认定。而原告认为，被告称1998年5月始已不再使用原告的专利配方，与事实不符:首先被告在庭审之前从未告知过原告其已不再使用原告的专利配方；其次，被告在产品的外包装上一直使用原告的专利号，并在对外宣传中一直称其为专利产品；再次，现在对以前已生产、销售的产品进行鉴定，客观上不具备条件。故原告认为，对被告是否使用原告专利配方，无需进行鉴定。
　　4．1998年4月28日，“蓝飞公司”(甲方)与上海汇红日用化学晶厂(下称“汇红厂”)(乙方)签订了委托加工协议，协议内容为；甲方愿将自己的专利产品委托乙方加工，对有关加工洗手液的原材料规格、制备方法、数量、交货问题、加工费等作了具体规定，并规定销售权归“蓝飞公司”享有。
　　5．本案审理中，原告对有关“罗美供销公司”的出资情况提供了唐瀚东出具的证明该合资企业的合资款系由唐伯飞一人出资的情况证明。对此证据，被告认为，与工商登记中记载的该公司的出资是由唐伯飞与唐瀚东各出资50万元的事实不符。
　　6．被告在审理中提供了自1998年4月至1999年3月销售罗美洗手液的收入情况总计为3051743.24元。(其中1998年4月为385056.39元)。针对被告提供的销售收入情况，原告认为，1998年4月，被告与原告开办的“罗美供销公司”有业务往来，该公司的销售记录中可证明其销售收入为647810.04元。故被告提供的1998年4月的销售收入与事实不符。对被告提供的1998年5月至1999年3月的销售收入原告未提出异议。经原被告双方分别核对1998年4月的销售账目，并经本院查对，被告1998年4月至1999年3月的销售收入为3051743.24元。
　　7．审理中，被告认为，唐伯飞在被告公司任职期间成立“蓝飞公司”从事与被告公司相同的专利产品系违反被告公司章程的行为，故原告已构成了违约；与此同时，被告还提出唐伯飞在1998年4月之前，多领取了专利提成费(即董事长顾我先应得的份额)以及1998年4月至1999年3月唐伯飞应提的专利提成费中也应扣除顾我先应得的份额，并要求本院在本案中一并处理。审理期间合议庭告知被告对有关唐伯飞是否多提取应由顾我先分得的专利提成费与本案是两个不同的法律关系，且诉讼主体也不一致，故对此事宜应另案起诉。
　　以上事实的相关证据是技术开发及技术服务协议、录音记录、被告的产品配方、被告产品实物、委托加工协议书、被告的销售收入证明，被告与“罗美供销公司”的销售记录、当事人的陈述笔录、庭审笔录等。
　　本院认为，我国技术合同法实施条例规定，专利实施许可合同，是指专利权人或者其授权的人作为转让方许可受让方在约定的范围内实施专利，受让方支付约定使用费所订立的合同，专利实施许可合同可以采取独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可等形式，排他实施许可合同的转让方除履行法律和合同规定的各项义务外，不得在已经许可受让方实施专利的范围内，就同一专利与第三方订立专利实施许可合同。独占实施许可合同的转让方除履行排他实施许可合同转让方的义务外，不得在已经许可受让方实施专利的范围内实施该专利。最高人民法院《关于正确处理科技纠纷案件的若干问题的意见》规定，排他实施许可合同的转让方不具备实施其专利技术的条件，与另一单位合作实施该项专利技术，或者通过技术入股联营实施该专利技术，可视为转让方自己实施该项专利技术，不按违约处理，但转让方就同一专利技术与多个单位合作实施或人股联营的，应按违约处理。对本案原、被告双方签订的专利提成协议，因该协议只约定该专利不得向外转让，并未明确约定转让方自己不得在已经许可受让方实施专利的范围内实施该专利，故该协议应属排他实施许可合同。至于原告唐伯飞与其妻子、儿子共同成立的“蓝飞公司”、“罗美供销公司”以及“蓝飞公司”委托“汇红厂”加工的行为，是否可视为转让方自己实施该专利技术的行为，本院认为，首先，“蓝飞公司”与“罗美供销公司”的企业性质均为私营企业，有关公司的出资情况均来源于唐伯飞个人，故该两公司应视为唐伯飞自己成立的企业。其次，“汇红厂”的加工行为，因其最终产品的销售权是由“蓝飞公司”行使，故应视为“蓝飞公司”自己实施专利的行为。综上，本院认为，唐伯飞作为排他实施许可合同的转让方，其自己实施专利的行为并未超出法律规定和合同约定的范围。关于本案被告提出唐伯飞在被告公司任职期间成立“蓝飞公司”从事与被告公司相同的专利产品系违反被告公司章程的行为，因公司章程调整的行为，系公司内部问题，与本案的合同纠纷是两个不同的法律关系，故其行为不属本案处理范围。关于被告认为其于1998年5月开始，已不再使用原告的专利配方，故不应再支付原告专利许可费，本院认为，从被告提供的书面配方材料看，不能证明被告于1998年5月始已不再使用原告的专利配方，从有关原告提供的证明被告在1999年3月止仍使用原告的专利号的产品实物看，也无法鉴定出被告自1998年5月始至1999年3月止所使用的是什么产品配方。因被告客观上无法提供可供鉴定的产品实物，且被告自己也陈述其在产品外包装上使用原告专利号直至1999年3月为止。鉴于上述情况，本院认为，应推定为被告自1998年5月至1999年3月止，仍使用原告的专利配方，应向原告支付专利许可费。具体费用应根据合同约定的原则计算，即按照被告1998年4月至1999年3月的实际销售额乘以8%进行计算。鉴于原被告双方履行专利提成协议的实际情况，本院认为，原被告双方客观上已无再继续履行该协议的可能，故原被告双方签订的专利提成协议应终止履行。据此，依照《中华人民共和国技术合同法》第四十一条第(一)项、《中华人民共和国技术合同法实施条例》第七十条、第七十三条之规定，判决如下:
　　一、原告唐伯飞与被告上海罗美洗手液有限公司于1992年5月5日签订的专利提成协议终止履行；
　　二、被告上海罗美洗手液有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告唐伯飞专利提成费人民币244139元。
　　本案诉讼费人民币6516元，由原告负担559元，被告负担5957元。
　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
　　当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内按本判决确定的一审案件受理费同等金额向本院预交上诉受理费。逾期不交的按自动撤回上诉处理。

审　判　长　薛春荣   
代理审判员　陆卫民   
代理审判员　陈　默  

　 
一九九九年七月九日

书　记　员　嵇　瑾