东北电业管理局科技开发公司热电辅机分公司与青岛磐石容器制造有限公司专利实施许可合同纠纷案

山　东　省　青　岛　市　中　级　人　民　法　院
民　事　判　决　书

(2002)青民三终字第1号

　　上诉人(原审原告)：东北电业管理局科技开发公司热电辅机分公司，住所沈阳市和平区文萃路1甲5号。
　　法定代表人：祁世栋，经理。
　　委托代理人：付振东，该公司法律顾问。
　　被上诉人(原审被告)青岛磐石容器制造有限公司，住所平度市蓼兰镇何家店村。
　　法定代表人：李德平，董事长。
　　委托代理人：邢信暖，山东平都律师事务所律师。
　　委托代理人：刘树业，该公司办公室主任。
　　上诉人东北电业管理局科技开发公司热电辅机分公司(以下简称东北热电辅机分公司)因专利实施许可合同纠纷一案，不服山东省平度市人民法院(1999)平经初字第172号民事判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人东北电业管理局科技开发公司热电辅机分公司的委托代理人付振东、被上诉人青岛磐石容器制造有限公司的委托代理人邢信暖、刘树业到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
　　原审法院查明，一九九四年二月二十日，祁世栋、侯文才被我国国家专利局授予实用新型滑压旋膜除氧器专利权，专利号为ZL93228834.0。同年二月二十日专利权人将该专利技术的使用权转让给东北热电辅机分公司，在双方签订的转让协议中约定：东北热电辅机分公司不得将此技术转让给其他方使用，专利权人也不得再将其专利转让给其他方。
　　一九九四年七月十一日东北热电辅机分公司以该专利与青岛第二锅炉辅机厂签订了为期三年的联合开发旋膜除氧器的合作协议。协议到期后，在原协议的基础上东北热电辅机分公司于一九九七年十二月十三日再次与青岛第二锅炉辅机厂签订协议，约定：旋膜除氧器作为专利产品，依据国家科委和国家专利局的有关规定，专利所有权为东北热电辅机分公司所有，青岛第二锅炉辅机厂不得转让；青岛第二锅炉辅机厂委托东北热电辅机分公司提供旋膜除氧器设计图时，东北热电辅机分公司可根据用户或设计院的条件提供参考总图，参考图和终版图均以瓦房店东大热电设备有限公司的名义提供；青岛第二锅炉辅机厂按旋膜除氧器成交总额十万元以下按10%，十万元以上按6%向东北热电辅机分公司支付技术服务费，该费应在青岛第二锅炉辅机厂向用户交货后三个月内支付；该协议有效期为一年。
　　协议达成后，一九九四年七月十一日至一九九八年五月青岛第二锅炉辅机厂分别与客户签订合同，总标的额为一千六百二十三万五千四百元，其中青岛第二锅炉辅机厂使用东北热电辅机分公司提供的专利技术签订合同的标的额为一千一百七十八万五千四百元，使用原被告共有专利技术签订合同的标的额为四百四十五万元。
　　青岛第二锅炉辅机厂于一九九八年六月因企业改制，该厂名称变更为青岛磐石容器制造有限公司。
　　东北热电辅机分公司诉称：青岛磐石容器制造有限公司与客户签订合同总标的额一千六百二十三万五千四百元，按约定的6%支付技术服务费，应给付数额为九十七万四千一百二十四元，除已支付的六十四万五千元，要求给付尚欠三十二万九千一百二十四元及迟延履行利息一万二千九百六十元；另，返还一切技术资料并终止双方协议的履行。
　　青岛磐石容器制造有限公司答辩称：双方签订的联合开发旋膜除氧器合作协议，实际是专利技术转让合同，东北热电辅机分公司对该专利不享有所有权，因此该合同应为无效合同。故原告的请求应予驳回。
　　原审法院认为，双方于一九九四年七月十一日、一九九七年十二月十三日签订的联合开发旋膜除氧器的合作协议，实为专利实施许可合同。东北热电辅机分公司对ZL93228834.0号专利不享有所有权。专利权人是祁世栋、侯文才，其与东北热电辅机分公司约定双方均不得将该专利转让给其他方使用。然而，对于两份专利实施许可合同中约定的内容，均未经过专利权人许可和追认，因此东北热电辅机分公司的行为侵害了专利权人的技术成果，故本案双方所签订的专利实施许可合同属无效合同，该行为自始至终没有法律约束力。东北热电辅机分公司请求支付咨询费的理由不予支持。双方应当中止合同的履行。东北热电辅机分公司请求返还一切技术资料，因对此未提供相关证据，此请求原审法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第三百二十九条的规定，判决：一、一九九七年十二月十三日双方签订的联合开发旋膜除氧器合作协议终止履行；二、驳回东北热电辅机分公司对青岛磐石容器制造有限公司的其他诉讼请求。案件受理费七千六百四十元，由东北热电辅机分公司负担。
　　上诉人东北热电辅机分公司不服原审判决上诉称：1、原审判决认定事实有误。首先，一九九七年十二月十三日双方签订的是联合开发旋膜除氧器合作协议，而原审法院却认定是专利实施许可合同。协议的宗旨是青岛磐石容器制造有限公司与客户签订供货合同，由上诉人根据供货合同的具体要求，为被上诉人出具设计资料，同时按双方约定的比例，由被上诉人向上诉人给付技术服务费。该协议完全符合技术服务合同的特征。其次，原审法院认为上诉人要求返还一切技术资料无事实根据不予支持是错误的。上诉人遵守诚实信用原则，已按约将三十四份合同的设计资料全部交付了被上诉人，其生产设备早已投入使用且已获得效益，此事实完全说明三十四份合同项下的设计资料已由上诉人交付被上诉人，而原审法院却未予认定。2、假如是原审法院认定的双方之间是专利实施许可合同，则原审法院无权管辖。根据最高人民法院的有关规定，专利纠纷案件应由最高人民法院确定的中级人民法院管辖。综上，请求二审法院支持上诉人的诉讼请求，公正处理。
　　被上诉人青岛磐石容器制造有限公司抗辩称：1、上诉人对涉案ZL93228834.0号专利不享有所有权，该专利权人非本案上诉人。在专利权人与上诉人之间的转让协议中约定，上诉人是不能转让该专利技术的。因而，上诉人与被上诉人所签订的开发协议是无效的。上诉人实际是在使用专利技术，未经专利权人的同意，向被上诉人再行转让使用当然是无效的。根据我国合同法第三百二十九条、技术合同法第二十九条等的规定，未经权利人同意转让权利是无效的，是侵犯他人权利。原审法院认定事实是正确的。2、上诉人应向被上诉人返还已收取的有关费用，依据是最高人民法院《审理科技纠纷案件若干问题意见》。合同既无效，上诉人就应当向被上诉人返还已取得的相关服务费用。
　　二审查明，专利权人祁世栋、侯文才与本案上诉人在双方专利技术使用权转让协议中约定：两专利权人将其共同拥有的专利使用权转让给上诉人开发使用，使用期限为八年。上诉人不得将此技术转让给其他方使用，专利权人也不得再将其专利转让给其他方。双方在协议的其他条款中对如何给付报酬等亦作了约定。
　　一九九四年七月十一日，上诉人与被上诉人关于共同开发推广旋膜除氧器签订了协议，约定：上诉人负责旋膜除氧器的成套技术设计(包括附属系统设备、阀门、仪表、自控装置等)；被上诉人负责按上诉人提供的技术设计进行加工制造，并负责制造质量；旋膜除氧器的专利技术属上诉人所有，被上诉人不得转让，不得超越上诉人方签订的项目协议制造和仿造专利产品旋膜除氧器；凡上诉人承揽的加工制造旋膜除氧器的工程项目，双方按市场优惠价签订加工制造合同，上诉人按加工制造合同总额的3：6：1分期向被上诉人支付加工费；凡是由被上诉人承揽的旋膜除氧器的工程项目，由被上诉人向上诉人提供工程项目技术协议书等有关资料包括技术参数，上诉人依据该技术协议书、技术参数进行设计，并按协议时间向被上诉人提供设计图纸，被上诉人按工程项目成交总额的6%向上诉人支付技术服务费；该协议有效期为三年。双方在协议的其他条款中对特殊技术性能的设计、费用支付、后期调试、人员培训、产品宣传等作了约定。该协议签订后，双方已实际履行。
　　一九九七年十二月十三日，上诉人与被上诉人又签订联合开发旋膜除氧器合作协议，约定：旋膜除氧器作为专利产品，专利所有权属于上诉人，被上诉人不得随意转让、更名、转卖所有图纸及文件；上诉人负责旋膜除氧器的成套设计，以技术协议书最后一次修改日起整套图纸的设计不得超过三十天，并对被上诉人制造过程进行监督；被上诉人按旋膜除氧器总成交额十万元以下的按10%，十万元以上的按6%向上诉人支付技术服务费，应在向用户交货后三个月内全部支付；该协议有效期一年。双方在协议的其他条款中对其他事项作了约定。该协议签订后，双方亦实际作了履行。
　　双方对上述事实无异议。
　　上诉人为了证明双方履行二份协议情况，一审时向法庭提交一份由被上诉人加盖公章的销售旋膜除氧器合同汇总表(该表是被上诉人与客户所签合同之汇总)。表中共有三十四份合同，从一九九四年三月九日至一九九八年五月，分别写有用户单位名称、签合同时间、产品型号、数量、单位、总价。
　　被上诉人对该表中所列的两份合同提出异议，一是第3号合同：用户单位为包钢设备处、签订时间为一九九四年七月二十六日；第28号合同：用户单位为北京第一热电厂、签合同时间为一九九七年一月二十二日。其认为该两份合同中所使用的是上诉人与被上诉人共有的专利技术，而不是本案祁世栋、侯文才所享有的专利。对其它内容给与认可。
　　上诉人为了证明对方应向其支付三十二万九千一百二十四元，一审时还向法庭提交一份一九九八年六月二十五日由被上诉人加盖公章的对帐清单，该内容为：根据被上诉人提供的旋膜除氧器合同汇总表(1)、表(2)所列的价款总额，并经上诉人认可，双方于一九九八年六月二十三日进行清算，共计数额为一千六百二十三点五四万元。依一九九七年十二月十三日的合作协议，上诉人应得总额为6%的技术服务费共计九十七万四千一百二十四元，由于此前被上诉人已付四十六万五千元，故还剩五十万九千一百二十四元。并说明此款系经双方认定的旋膜除氧器合同汇总表(1)、表(2)所列的所有订货合同的设计咨询费。上诉人承认被上诉人又向其支付十八万元，尚欠数额为三十二万九千一百二十四元。
　　被上诉人认为三十二万余元中应减去包钢设备处与北京第一热电厂两笔合同中的款项，因为该两笔合同中使用的是双方共有的专利技术。被上诉人承认只欠上诉人六万二千一百二十四元。
　　二审中另查明，被上诉人于一九九七年十二月三十日向原中国专利局申请实用新型专利，名称为：高压旋膜除氧器。一九九九年二月二十日，该被授予实用新型专利，专利号为ZL97251454.6。上诉人针对该专利的权属及民事赔偿向山东省专利管理局提出请求，要求确认上诉人为该专利之权利人，并请求给与民事赔偿等。山东省专利局经过审理后，作出(2000)鲁专法处字第17号决定，其中确认了有关事实，包括双方争议的第97251454.6号专利参照了上诉人提供的设计图纸；被上诉人承认其提供的旋膜除氧器合同汇总表所列的34笔合同的图纸都是上诉人提供。但被上诉人提出97协议与前面协议有不同点，主要体现在被上诉人将用户的设计条件、有关数据提供给上诉人后，上诉人按此条件和数据制作参考图，协议书是由被上诉人与用户签订，被上诉人认为最终交付用户使用的终板图是由其设计的。
　　最后山东省专利局认为，上诉人与被上诉人自一九九四年以来，依双方协议共同对旋膜除氧器进行的联合开发系双方之合作开发。所争议的97251454.6号专利技术已在双方为“包钢设备处”及“北京一热”等单位提供的高压旋膜除氧器的供货设计图纸中得到了具体应用，属双方合作开发过程中共同完成，而在双方所有协议中，未就合作开发技术的成果归属和申请专利的权利归属进行约定。依据相应法律所作处理决定是：97251454.6号实用新型专利为上诉人与被上诉人共有；另，驳回本案上诉人要求被上诉人赔偿经济损失的请求。双方对该决定均未向法院提起诉讼。
　　二审期间，第ZL93228834.0号实用新型专利的另一专利权人侯文才(现于上诉人处任项目经理)向本院出具书面材料，称：其与祁世栋同为新型滑压旋膜除氧器实用新型专利的专利权人，本案事前其知道，并以上诉人的意见为意见，对待人民法院的处理结果。
　　被上诉人二审期间提出国家对压力容器设计实行设计证许可制度，未经批准不能从事压力容器实际工作，被上诉人自己有压力容器设计资格，涉案三十四份图纸均是其自己设计的，并非上诉人提供。并提交039、007号压力容器设计单位批准书以及国家劳动部压力容器设计单位资格管理与监督规则以证明。
　　上诉人对该证据认为：该不能否认上诉人设计并交付了三十四份图纸的事实。
　　上诉人在二审期间提出撤回要求法院判令终止履行双方协议的诉讼请求。
　　本院认为，根据上诉理由及答辩意见，本案涉及的争议焦点是：一、双方一九九四年七月十一日和一九九七年十二月十三日所签协议是否具有法律效力。二、被上诉人是否应给付上诉人咨询费(协议中为技术服务费)。三、上诉人要求返还技术资料的请求应否被支持。
　　分析如下：
　　一、上诉人与被上诉人所签二份协议合法有效。
　　一九九四年二月二十日专利权人祁世栋、侯文才与本案上诉人签订的协议中约定，两专利权人将其共同拥有的ZL93228834号专利技术使用权转让给上诉人同时禁止上诉人再行转让(名为转让实为许可使用，且约定许可使用期为八年)。因此对该专利技术的使用权，上诉人无权处分。但上诉人违反该合同的约定，将其不具有处分权的专利技术又许可被上诉人使用。参照我国合同法的规定无处分权的人所作出的处分行为其效力待定。经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同或行为有效。针对本案，祁世栋系上诉人的法定代表人，侯文才亦系上诉人之工作人员，其虽未参加诉讼，然已明确表示对本案以上诉人的意见为意见。两专利权人对上诉人与被上诉人之间签订协议以及履行协议的行为明知并许可，该是专利权人对上诉人许可被上诉人使用专利技术行为的追认。故，上诉人与被上诉人所签协议为合法有效。而原审法院认为双方签订的专利实施许可合同未经专利权人许可和追认属无效合同，欠妥，应予改判。
　　关于合同的性质。双方先后签订了两份协议《关于共同开发推广旋膜除氧器协议》、《联合开发旋膜除氧器合作协议》，均含有共同开发的意思表示。本院认为所谓技术开发合同，指当事人之间就新技术、新产品、新工艺、新材料及其系统的研究、开发所订立的合同。技术开发合同的目的在于通过对开发经费的合理使用，完成开发研究计划交付开发技术成果。而本案双方签订的协议中，既无开发课题，也不以交付或完成技术成果为合同目的。按双方协议约定，涉案专利技术的使用权属于上诉人(专利权人为祁世栋、侯文才)，协议的目的是实施已有的专利技术以实现其经济利益。因而双方所签协议非技术开发合同。从该协议目的看，被上诉人实施一项并非自己独立开发的专利技术只能依据专利技术拥有者的合法授权；从协议内容看，上诉人许可被上诉人使用涉案专利技术，制造相应产品，因而，该协议符合技术实施许可合同的特点。再由于双方在协议中约定上诉人提供相应技术服务，收取技术服务费，因而该协议又含有技术服务合同的性质。综上本案双方当事人签订的协议兼具专利技术实施与专利技术服务性质。两份协议对双方均具有法律约束力，双方均应按协议约定享有权利、承担义务。
　　二、被上诉人应当向上诉人支付相关费用。双方所签协议有效，则双方均应按协议约定各自履行应负义务。上诉人有义务负责旋膜除氧器的成套设计，被上诉人有义务按旋膜除氧器成交总额约定的百分比向上诉人支付合同中约定的技术服务费。
　　首先看上诉人是否履行合同义务，是否向被上诉人交付合同项下图纸。本案系基于共同开发旋膜除氧器合同的履行而产生之纠纷，上诉人要求被上诉人依约定给付技术服务费用，该应否被支持关键看上诉人是否按约履行其应尽义务即负责旋膜除氧器的成套设计。对于山东省专利局的涉案决定，双方均未向有关人民法院提起行政诉讼，因而该决定已发生法律效力。其所认定的有关事实在无相反证据的情况下，本院予以采信。其中能够被确认的事实是上诉人已向被上诉人合计交付汇总表所列的34份合同项下的技术图纸。被上诉人提交的压力容器设计单位批准证书能够证明其有压力容器设计资格，却不能证明涉案34份合同是被上诉人自己设计的，无法推翻山东省专利局决定中已确认的事实。另，被上诉人在合同汇总表以及对帐清单中加盖公章，行为本身也是对收到项下图纸的确认。因此，应当认定上诉人已履行合同义务。被上诉人提出的三十四份图纸是其自己设计的理由本院不予采纳。
　　其次，被上诉人应按约定向上诉人给付技术服务费。关于给付数额，被上诉人在法庭调查中只承认尚欠六万二千一百二十四元，双方争议所在主要指“包钢设备处”及“北京一热”二份合同项下内容所使用的专利技术是否为涉案专利。上诉人认为使用的是涉案专利，即专利号为93228834.0的专利技术，而被上诉人则否认，认为使用的是共有专利，即专利号为97251454、6的专利技术。对此本院认为，首先，专利权只有按法定程序被法定机关授予之后才能给与法律保护，涉案双方共有的实用新型专利高压旋膜除氧器授权日为一九九九年二月二十日，因而该共有专利权应自此日期之后受法律保护。其次，对于“包钢设备处”“北京一热”两份合同项下所使用的技术，虽然决定中认为双方共有之专利在“包钢设备处”“北京一热”两份合同履行过程中得到应用，但决定中还认为该共有专利技术是在参考上诉人技术图纸的基础上作出的，无法否认上诉人按约定的条件和技术参数已向被上诉人交付图纸提供技术服务。本案焦点是双方是否按协议履行，既然上诉人按协议履行了应负义务，被上诉人则负有支付相应技术服务费的义务。再次，被上诉人所盖章确认的合同汇总表及对帐清单中，均包括“包钢设备处”、“北京一热”二份合同项下内容，该是对欠款数额的确认。对涉及的应付款数额至诉讼之前无证据表明被上诉人曾提出异议。因此，本院认为被上诉人应当按双方约定及对帐清单中欠付数额，减去上诉人承认的已付款项，将余额三十二万九千一百二十四元给付上诉人。另，被上诉人主张给付利息一万二千九百六十元，关于付款时间协议中约定应在向用户交货后三个月内全部支付，因而被上诉人应当承担逾期付款的责任。综上，被上诉人抗辩称在“包钢设备处”、“北京一热”二份合同中使用的是共有专利技术不应向上诉人支付费用的理由本院不予采纳。
　　三、关于上诉人要求返还技术资料的请求应否被支持。按照协议的约定，只有在其履行了给付旋膜除氧器设计图纸的前提下，才能主张对方给付相关费用。并且双方对于技术资料的返还未作出约定。上诉人既已主张要求被上诉人给付技术服务费，则要求返还技术资料的主张没有依据，本院不予支持。
　　四、关于上诉人撤回要求终止双方协议的诉讼请求，本院认为该是当事人对其实体权利作出的处分，系正当合法，且符合法律规定。因此，该请求本院予以准许。
　　关于上诉人提出的原审法院是否享有管辖权。本院认为，该案系技术合同纠纷，原审法院有权审理。另，被上诉人提出上诉人应向其返还已收取的有关费用，由于该请求在一审时未提出，因此该请求本院不予审理。
　　综上，依照《中华人民共和国技术合同法》第十六条、四十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第五十二条、第一百五十三条第一款第(三)项之规定，判决如下：
　　一、撤销平度市人民法院(1999)平经初字第172号民事判决；
　　二、被上诉人于本判决生效后十日内给付上诉人技术服务费三十二万九千一百二十四元；
　　三、被上诉人于本判决生效后十日内给付上诉人技术服务费三十二万九千一百二十四元之逾期付款利息一万二千九百六十元；
　　四、驳回上诉人要求返还技术资料的诉讼请求；
　　五、准许上诉人撤回要求终止履行双方协议的诉讼请求。
　　本案一、二审案件受理费共计一万五千二百八十元由被上诉人承担一万零一百八十七元，上诉人承担五千零九十三元。
　　本判决为终审判决。

审　判　长　张爱东   　 
代理审判员　石利华   　 
代理审判员　王洪海  

　 
二○○二年七月二十六日

书　记　员　陈明明